Che Marchio usi? descrittivo o distintivo?

La capacità distintiva, ovvero uno dei tre requisiti essenziali per la registrazione del marchio (insieme alla novità ed originalità), in alcuni casi può non essere una caratteristica ab origine del segno, ma intervenire in un secondo momento.

Il marchio non soltanto svolge la funzione di contraddistinguere i prodotti ed i servizi dell’impresa, ma ha anche un’attitudine persuasiva, suggestiva ed emotiva nel consumatore di riferimento, essendo considerato uno dei beni immateriali di maggior valore per l’attività imprenditoriale.

In quest’ottica, un segno “descrittivo”, come ad esempio il termine bistrot per contraddistinguere la somministrazione di alimenti e bevande, tenderà a essere ricordato con più facilità dal pubblico di riferimento e risulterà avere una maggiore capacità “attrattiva”. Ciò in quanto detto marchio è composto esclusivamente da sostantivi che designano la specie, la quantità, la destinazione o la provenienza geografica, e/o altra caratteristiche descrittive dei prodotti e/o servizi a cui si riferisce.

In proposito, è opportuno ricordare che il marchio descrittivo non può essere registrato ai sensi del l’Art.13 C.P.I (Codice di Proprietà Industriale), rappresentando, pertanto, un impedimento assoluto alla registrazione del marchio.

La ratio di tale disposizione consiste nella “preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva sulle parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegabili al tipo merceologico e devono rimanere pertanto patrimonio comune, onde evitare che l’esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione” come definito molto chiaramente dalla Illustre Corte di legittimità nelle Sentenza n.967/1999 e n.1929/1998.

La giurisprudenza nazionale e quella della Corte di Giustizia Europea, per verificare la sussistenza del requisito di capacità distintiva, da sempre fonte di forti dubbi interpretativi, ha fatto ricorso a diversi criteri esegetici procedendo “caso per caso”.

Le Corti, al fine di valutare la validità del marchio, oltre a basarsi sull’analisi dei fattori grafici-fonetici-concettuali del segno, tengono conto anche del suo uso e della sua diffusione nel mercato, nonché della percezione che di esso ha il consumatore medio.

Molte decisioni dei Tribunali Europei (CGUE e TUE), hanno messo in risalto la diretta proporzionalità fra capacità distintiva e diffusione del marchio. Da ciò ne consegue che l’uso intenso e protratto nel tempo del marchio in commercio, permette al segno, anche se inizialmente descrittivo e dunque privo di capacità distintiva, di beneficiare del diritto di esclusiva attraverso la registrazione.

Tramite l’istituto del “Secondary Meaning”, disciplinato all’Art.13 comma 2 e 3, c.p.i. un marchio originariamente descrittivo e potenzialmente non registrabile, può beneficiare di un effetto “riabilitativo” e trasformarsi in un segno forte e distintivo, a seguito della notorietà che ha acquisito presso il pubblico di riferimento; esempio tipico di tale conversione è il marchio, della nota ditta specializzata nella fabbricazione di divani e poltrone, “Divani&Divani”.

E’ tuttavia opportuno segnalare che la concessione della registrazione relativamente ad un marchio che utilizza denominazioni descrittive dei relativi prodotti e/o servizi, non potrà in ogni caso impedire a terzi l’uso di dette denominazioni quando utilizzate per descrivere la propria attività, i propri prodotti e/o le caratteristiche degli stessi. Questo è il motivo per il quale, esistono e convivono sul mercato diversi marchi contraddistinti dalla denominazione Divani, nonché convivono diverse registrazioni, per l’esattezza 65 marchi attualmente registrati in Italia che contengono la denominazione “Divani”.

La valutazione dell’operatività di tale istituto, e quindi di superare l’eventuale obiezione di carenza di capacità distintiva da parte dell’Ufficio marchi di riferimento, avverrà analizzando l’effettiva riconoscibilità di un segno da parte del pubblico, le quote di mercato e l’investimento pubblicitario che ha sostenuto l’impresa per incrementare la notorietà del proprio marchio.

Lo scenario appena descritto, comporta l’adozione di una strategia di fondo da parte dell’imprenditore in merito alla scelta del marchio da utilizzare, ovvero:

Adottare un marchio descrittivo dei relativi prodotti/servizi, beneficiando della immediata riconoscibilità dello stesso da parte del pubblico, esponendosi tuttavia al rischio che detto marchio non sia registrabile, ovvero farsi carico di ingenti investimenti pubblicitari per la valorizzazione del segno descrittivo al fine di raggiungerne la registrazione e la relativa opponibilità a terzi.

Adottare un marchio dotato di capacità distintiva, attraverso il quale sarà più difficile far comprendere inizialmente al consumatore i prodotti e/o servizi ad esso associati, beneficiando tuttavia della possibilità di ottenere con facilità la registrazione, e garantendosi così un diritto di esclusiva contro l’uso dello stesso marchio da parte di terzi.

Il nostro consiglio? Adottate un marchio distintivo!! Sarà più difficile inizialmente farvi riconoscere, ma vi verrà concesso un monopolio a vita per l’uso del vostro marchio!!!