La PROCEDURA di OPPOSIZIONE si caratterizza per essere un procedimento amministrativo che si svolge di fronte al competente ufficio marchi (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) tramite il quale il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio successivo identico/simile che ritiene lesivo dei propri diritti.

Tale procedura può essere attivata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio altrui, ed è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.

In Italia, essendo entrata in vigore recentemente la pubblicazione delle domande di marchio, è inoltre possibile opporsi ai marchi già registrati, la cui domanda non sia stata precedentemente pubblicata. In tal caso, la pubblicazione della registrazione è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione (sempre 3 mesi).

Una volta depositato l’atto di opposizione, alle parti viene concesso un periodo minimo di due mesi, estendibile fino ad un anno, per addivenire ad una risoluzione bonaria del conflitto.

L’accordo in questione può contemplare, a mero titolo di esempio, il ritiro della domanda di marchio presentata, la concessione di uso del marchio in licenza, la compensazione delle spese legali, un risarcimento danni forfettario in capo al titolare del marchio anteriore.
 
Diversamente, trascorso inutilmente il primo periodo senza che si sia raggiunto alcun accordo, l’Ufficio marchi competente adotterà una decisione sulla base della documentazione e delle argomentazioni presentate dalle parti, applicando quanto sancito dagli artt. 8 e 12 del Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005) come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

La parte soccombente nella procedura di opposizione può essere condannata a rimborsare le spese di rappresentanza legale entro un limite di Euro 300,00 e altresì, le tasse versate dall'oponente per l'avvio del procedimento, che ammontano ad Euro 250,00.

L’art. 28 del D.Lgs 30/2005 stabilisce che il titolare di un marchio d'impresa che durante cinque anni consecutivi tollera, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato”. La “conoscibilità” è implicita con il deposito del marchio presso i Competenti uffici marchi.

Pertanto, se il titolare di un marchio non si oppone alla registrazione di un marchio altrui uguale o simile, può perdere il diritto di impedire che il terzo usi tale marchio nel mercato.

Se non viene presentata l’opposizione entro il termine prescritto per legge, l’unico rimedio che il titolare di un marchio avrà a disposizione per impedire a terzi l’uso di un marchio identico/simle in contraffazione, consiste nel presentare una DOMANDA GIUDIZIALE DI NULLITÀ in Tribunale. Tale azione legale si caratterizza per essere notevolmente più onerosa e dilazionata nel tempo rispetto al procedimento di opposizione, ed è soggetta alla decadenza ai sensi del’art. 28 sopra citato.

Per controllare i nuovi depositi delle domande di marchio è possibile:

- Controllare periodicamente le banche dati ufficiali dei marchi.

- Attivare un servizio di vigilanza dei marchi tramite un consulente legale.

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