La decisione, che è stata recepita al punto 3.4.1, Part B. del Manuale pratico dell’UAMI, fa seguito della Sentenza pronunciata in data 19 giugno 2012 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-307/10 (“IP Translator”) che aveva enunciato il principio secondo il quale ” i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio“. In applicazione del suddetto principio, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 2/5/2013  adottava la comunicazione n.  72814  per il tramite della quale veniva confermato che a far data dal 3 maggio 2013, “il Titolo della Classe di Nizza ed i termini dell’intestazione saranno interpretati letteralmente a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi ottenuti  nell’elenco alfabetico della classe prescelta.”

D’accordo con le nuove disposizioni regolamentarie italiane e comunitarie, il richiedente la domanda di marchio è quindi tenuto ad indicare analiticamente i prodotti e servizi per i quali intende ottenere la registrazione del marchio. Diversamente, indicando soltanto i titoli generici della classificazione di Nizza, potrà ritrovarsi in possesso di una registrazione che non è in grado di tutelare i prodotti e servizi che effettivamente vengono commercializzati con il marchio nel mercato. Ed ancora, rischio ancora più grave, la non corretta ed analitica indicazione dei prodotti e servizi può comportare il pericolo per il titolare di subire contestazioni relative all’uso del marchio, relativamente ai prodotti e servizi non rivendicati al momento del deposito della domanda.

Per maggiori informazioni:

Comunicato UAMI – Alicante News – Novembre 2013

Manuale pratica UAMI – Parte 3.b – Examination (in inglese)