Una delle decisioni che deve adottare il titolare di un marchio al momento di depositare la domanda di registrazione riguarda la scelta della raffigurazione cromatica, ovvero, se procedere con il deposito del marchio a colori o in Bianco & Nero (B&N).

In proposito è opportuno ricordare che tale scelta, sebbene possa sembrare dettata da ragioni di mera opportunità, individua l’ambito di tutela giuridica del marchio, determinando precise implicazioni legali.

Ciò in quanto, al momento di comparare il marchio registrato, con il marchio del potenziale contraffattore, il colore potrà risultare determinante per configurare la confondibilità giuridica tra i marchi in comparazione.

In considerazione delle rilevanti implicazioni legali che ne conseguono, l’Ufficio del marchio comunitario (UAMI) ha recentemente pubblicato delle linee guida finalizzate ad ottenere l’applicazione di una prassi comune ed univoca in tutti i Paesi dell’Unione Europea regolando l’interpretazione, la protezione  ed il valore giuridico dei marchi raffigurati in bianco e nero.

L’obiettivo è quello di garantire una prassi comune a tutti gli Uffici marchi dei 28 Paesi della UE riguardo la registrazione del marchio ed i relativi procedimenti di opposizione/cancellazione, aumentando così la trasparenza e la certezza tra gli utenti/titolari di marchio.

In passato vi è stato un approccio completamente differente nei diversi Uffici Marchi Nazionali: alcuni ritenevano, compreso lo stesso UAMI, che un marchio registrato in B&N proteggesse anche la variante a colori, mentre altri sostenevano, in maniera più rigorosa, che il marchio registrato in B&N limitava i suoi diritti alla mera raffigurazione in bianco e nero.

La prassi comune sulla protezione del marchio in B&N recentemente adottata si applica ad alcuni istituti giuridici tipici, ovvero relativamente alla rivendicazione della priorità, con riferimento agli impedimenti relativi (nell’ambito delle procedure di opposizione), nonchè ai fini della valutazione dell’ uso effettivo del marchio.

In particolare:

1. Priorità della data del marchio per successivi depositi.

Ai fini della rivendicazione della priorità, un marchio registrato in B&N e/o in scala di grigio non può esser considerato identico alla stessa versione a colori. Tuttavia, i segni saranno considerati identici laddove le differenze nei colori o il contrasto nelle tonalità risultano insignificanti, ovvero tali da passar inosservate al consumatore medio.

Pertanto, se si deposita un marchio in B&N e successivamente si desidera utilizzare tale marchio come base per un successivo deposito estero avvalendosi dei 6 mesi di priorità, il secondo marchio dovrà essere in B&N, altrimenti non sarà possibile beneficiare della data di priorità del primo deposito.

2. Comparazione legale tra marchi

Ai fini dell’individuazione degli impedimenti relativi alla registrazione in caso di opposizione, un marchio anteriore registrato in  B&N e/o in scala di grigio non sarà considerato identico alla versione del marchio a colori depositato successivamente. Tutto ciò, a meno che le differenze nei colori o il contrasto nelle tonalità non risultino insignificanti, ovvero tali da passar inosservate al consumatore medio.

Pertanto, se il marchio posto alla base della opposizione è in B&N ed il marchio opposto consiste in una copia dei tratti figurativi del primo ma è raffigurato a colori, i marchi non saranno considerati identici sotto il profilo giuridico. Tale implicazione può risultare decisiva ai fini dell’esito della opposizione, sopratutto nel caso in cui i marchi in comparazione si riferiscano a prodotti/servizi non identici.

3.  Uso effettivo del marchio nel mercato

Ai fini dell’individuazione dei criteri per l’uso effettivo del marchio nell’ambito di una opposizione/cancellazione, la prassi comune precisa che l’uso del marchio a colori, seppur registrato in B&N, è ritenuto valido se il cambiamento del colore non va ad alterare il suo carattere distintivo e vengono rispettati i seguenti requisiti:

• la parola/elementi figurativi coincidono e sono i principali elementi distintivi;
• il contrasto di colori è rispettato;
• il colore o la combinazione di colori non possiede in sé un carattere distintivo;
• il colore non è uno dei principali contribuenti al carattere distintivo globale del marchio.

Pertanto, qualora il marchio venga originariamente depositato B&N e successivamente il titolare del marchio ne faccia uso a colori, alterando il contrasto tra i colori, ovvero il colore o la combinazione di colori qualora siano distintivi, potrebbe rischiare di vedersi cancellata la registrazione per non uso.

Alla luce di ciò ed in virtù delle predette disposizioni, l’UAMI ha deciso di applicare tale prassi comune retroattivamente a tutte le domande di marchio pendenti ed ai procedimenti in corso.

L’UAMI, dunque, ritiene che la prassi comune sarà utile ad uniformare il diritto in materia di marchi tra i 28 Paesi dell’Unione Europea, nonchè a migliorare la fruibilità degli utenti/titolari di marchi d’impresa.

Per maggiori informazioni:

Comunicazione dell’UAMI sulla prassi comune relativa all’ambito di protezione dei marchi in bianco e nero

In effetti,  le domande di registrazione di marchio depositate presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono state 56.699, mentre le domande di marchio comunitario (egualmente in grado di conferire diritti esclusivi di marchio in Italia) sono state circa 108.000, parliamo quindi di circa 170.000 mila nuovi marchi in vigore dal 2012 (tale stima potrebbe risultare leggermente sovradimensionata se detraiamo le domande di marchio che a seguito di rifiuti e/o opposizioni, non arrivano a registrazione).  Se puoi a tali diritti anteriori, sommiamo tutti i marchi attualmente vigenti in Italia in virtù delle registrazioni avvenute negli scorsi anni, è facile constatare come diventi sempre più difficile utilizzare un marchio che non sia in violazione di un marchio anteriore registrato, anche in considerazione del fatto che non soltanto i marchi identici, ma anche i marchi simili possono violare i diritti anteriori.

Prendendo spunto da tale riflessione, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione degli imprenditori italiani un supporto documentale concreto  in grado di renderli edotti dei rischi derivanti dall’uso del proprio marchio, ragione sociale, nome a domino internet, quando tale uso non sia stato preceduto da una attenta ricerca ed analisi dei marchi anteriormente registrati.  

E’ nato così un e-book, di facile consultazione denominato “Consigli per l’uso e la registrazione del marchio” finalizzato alla comprensione delle criticità e dei rischi, nonchè in grado di fornire utili consigli pratici per la tutela del proprio marchio.

In particolare, l’e-book si articola nei seguenti capitoli:

1          BREVE PANORAMICA SULLA TUTELA DEL MARCHIO.

2          CONOSCERE I RISCHI RELATIVI ALL’USO DEL MARCHIO.

3          LIMITARE IL PERICIOLO DI CAUSE LEGALI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

4          OTTENERE UNA REGISTRAZIONE EFFICACE E NON ANNULLABILE.

5          OTTIMIZZARE LA DIFESA DEL MARCHIO.

Nella convinzione che la divulgazione della conoscenza del sistema giuridico del marchio sia un elemento imprescindibile per lo sviluppo e la tutela delle imprese italiane, ti invitiamo a  scaricare l’e-book gratuitamente accedendo alla seguente pagina del sito.

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