Una delle decisioni che deve adottare il titolare di un marchio al momento di depositare la domanda di registrazione riguarda la scelta della raffigurazione cromatica, ovvero, se procedere con il deposito del marchio a colori o in Bianco & Nero (B&N).

In proposito è opportuno ricordare che tale scelta, sebbene possa sembrare dettata da ragioni di mera opportunità, individua l’ambito di tutela giuridica del marchio, determinando precise implicazioni legali.

Ciò in quanto, al momento di comparare il marchio registrato, con il marchio del potenziale contraffattore, il colore potrà risultare determinante per configurare la confondibilità giuridica tra i marchi in comparazione.

In considerazione delle rilevanti implicazioni legali che ne conseguono, l’Ufficio del marchio comunitario (UAMI) ha recentemente pubblicato delle linee guida finalizzate ad ottenere l’applicazione di una prassi comune ed univoca in tutti i Paesi dell’Unione Europea regolando l’interpretazione, la protezione  ed il valore giuridico dei marchi raffigurati in bianco e nero.

L’obiettivo è quello di garantire una prassi comune a tutti gli Uffici marchi dei 28 Paesi della UE riguardo la registrazione del marchio ed i relativi procedimenti di opposizione/cancellazione, aumentando così la trasparenza e la certezza tra gli utenti/titolari di marchio.

In passato vi è stato un approccio completamente differente nei diversi Uffici Marchi Nazionali: alcuni ritenevano, compreso lo stesso UAMI, che un marchio registrato in B&N proteggesse anche la variante a colori, mentre altri sostenevano, in maniera più rigorosa, che il marchio registrato in B&N limitava i suoi diritti alla mera raffigurazione in bianco e nero.

La prassi comune sulla protezione del marchio in B&N recentemente adottata si applica ad alcuni istituti giuridici tipici, ovvero relativamente alla rivendicazione della priorità, con riferimento agli impedimenti relativi (nell’ambito delle procedure di opposizione), nonchè ai fini della valutazione dell’ uso effettivo del marchio.

In particolare:

1. Priorità della data del marchio per successivi depositi.

Ai fini della rivendicazione della priorità, un marchio registrato in B&N e/o in scala di grigio non può esser considerato identico alla stessa versione a colori. Tuttavia, i segni saranno considerati identici laddove le differenze nei colori o il contrasto nelle tonalità risultano insignificanti, ovvero tali da passar inosservate al consumatore medio.

Pertanto, se si deposita un marchio in B&N e successivamente si desidera utilizzare tale marchio come base per un successivo deposito estero avvalendosi dei 6 mesi di priorità, il secondo marchio dovrà essere in B&N, altrimenti non sarà possibile beneficiare della data di priorità del primo deposito.

2. Comparazione legale tra marchi

Ai fini dell’individuazione degli impedimenti relativi alla registrazione in caso di opposizione, un marchio anteriore registrato in  B&N e/o in scala di grigio non sarà considerato identico alla versione del marchio a colori depositato successivamente. Tutto ciò, a meno che le differenze nei colori o il contrasto nelle tonalità non risultino insignificanti, ovvero tali da passar inosservate al consumatore medio.

Pertanto, se il marchio posto alla base della opposizione è in B&N ed il marchio opposto consiste in una copia dei tratti figurativi del primo ma è raffigurato a colori, i marchi non saranno considerati identici sotto il profilo giuridico. Tale implicazione può risultare decisiva ai fini dell’esito della opposizione, sopratutto nel caso in cui i marchi in comparazione si riferiscano a prodotti/servizi non identici.

3.  Uso effettivo del marchio nel mercato

Ai fini dell’individuazione dei criteri per l’uso effettivo del marchio nell’ambito di una opposizione/cancellazione, la prassi comune precisa che l’uso del marchio a colori, seppur registrato in B&N, è ritenuto valido se il cambiamento del colore non va ad alterare il suo carattere distintivo e vengono rispettati i seguenti requisiti:

• la parola/elementi figurativi coincidono e sono i principali elementi distintivi;
• il contrasto di colori è rispettato;
• il colore o la combinazione di colori non possiede in sé un carattere distintivo;
• il colore non è uno dei principali contribuenti al carattere distintivo globale del marchio.

Pertanto, qualora il marchio venga originariamente depositato B&N e successivamente il titolare del marchio ne faccia uso a colori, alterando il contrasto tra i colori, ovvero il colore o la combinazione di colori qualora siano distintivi, potrebbe rischiare di vedersi cancellata la registrazione per non uso.

Alla luce di ciò ed in virtù delle predette disposizioni, l’UAMI ha deciso di applicare tale prassi comune retroattivamente a tutte le domande di marchio pendenti ed ai procedimenti in corso.

L’UAMI, dunque, ritiene che la prassi comune sarà utile ad uniformare il diritto in materia di marchi tra i 28 Paesi dell’Unione Europea, nonchè a migliorare la fruibilità degli utenti/titolari di marchi d’impresa.

Per maggiori informazioni:

Comunicazione dell’UAMI sulla prassi comune relativa all’ambito di protezione dei marchi in bianco e nero

La decisione, che è stata recepita al punto 3.4.1, Part B. del Manuale pratico dell’UAMI, fa seguito della Sentenza pronunciata in data 19 giugno 2012 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-307/10 (“IP Translator”) che aveva enunciato il principio secondo il quale ” i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio“. In applicazione del suddetto principio, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 2/5/2013  adottava la comunicazione n.  72814  per il tramite della quale veniva confermato che a far data dal 3 maggio 2013, “il Titolo della Classe di Nizza ed i termini dell’intestazione saranno interpretati letteralmente a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi ottenuti  nell’elenco alfabetico della classe prescelta.”

D’accordo con le nuove disposizioni regolamentarie italiane e comunitarie, il richiedente la domanda di marchio è quindi tenuto ad indicare analiticamente i prodotti e servizi per i quali intende ottenere la registrazione del marchio. Diversamente, indicando soltanto i titoli generici della classificazione di Nizza, potrà ritrovarsi in possesso di una registrazione che non è in grado di tutelare i prodotti e servizi che effettivamente vengono commercializzati con il marchio nel mercato. Ed ancora, rischio ancora più grave, la non corretta ed analitica indicazione dei prodotti e servizi può comportare il pericolo per il titolare di subire contestazioni relative all’uso del marchio, relativamente ai prodotti e servizi non rivendicati al momento del deposito della domanda.

Per maggiori informazioni:

Comunicato UAMI – Alicante News – Novembre 2013

Manuale pratica UAMI – Parte 3.b – Examination (in inglese)

 Il seminario, rivolto a dottori commercialisti, legali esperti del settore, ed imprenditori, si prefigge lo scopo di fare il punto della situazione sul sistema del marchio comunitario, anche in vista delle prossime modifiche che entreranno a vigore con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (n. COM (2013) 161 definitivo) e della  proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (n. COM (2013) 162 definitivo).

 L’ordine del giorno prevede una sessione mattutina a carattere teorico-divulgativo sul sistema del marchio e del disegno comunitario, modalità di tutela e relativi procedimenti amministrativi di fronte l’UAMI. Nel corso del pomeriggio saranno prese in esame le tematiche afferenti la relazione tra diritti di marchio e diritti di disegno, nonchè l’analisi dei diritti conferiti dall’uso del marchio non registrato.

La partecipazione all’evento è gratuita.

E’ necessario iscriversi,  fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro il 28 Ottobre 2013.

 Marchiodipresa.it invita tutti i partecipanti ad inviare osservazioni e quesiti in merito alle tematiche trattate nel corso del seminario.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

Programma del seminario

Camera di commercio di Firenze

Lo studio rivela che circa il 39% di tutte le attività economiche nella EU (che generano un fatturato di circa 4,7 trilioni di Euro) è prodotta da industrie ad alta intensità nella proprietà intellettuale. Tali industrie hanno prodotti il 26% dell’intera occupazione nella UE durante il periodo 2008-2010, con circa il 21% è rappresentato da industrie ad alta intensità di diritti di marchio.

Lo studio ha inoltre confermato che mentre il 26% della occupazione complessiva della UE (56 milioni di posti di lavoro) sono generati direttamente da tali industrie, è necessario tenere conto di un ulteriore 9% generato dall’indotto di tali industrie. Lo studio ha inoltre dimostrato che nelle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale i salari sono in media più alti, con incentivi che arrivano fino ad un 40% in più. Ciò si spiega con il fatto che il valore aggiunto dei lavoratori9 di tali industrie è maggiore rispetto alle altre.

Per quanto riguarda specificamente le industrie ad alta intensità di diritti di marchio, lo studio rivela che l’occupazione in tale settore ammonta a 63 Milionio di persone, ci cui circa 45 milioni di occupazione diretta e circa 17 milioni di occupazione indiretta. Ed ancora, il Prodotto Interno Lordo generato da tali industrie è pari ad 4,163,527 Milioni di Euro, pari al 33.9% dell’intero PIL della UE.

Lo studio dimostra, infine, che circa il 90% delle esportazioni della Unione europea sono generate da industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale, di cui il 75,5% è generato dalle industre ad alta intensità di diritti di marchio.

Maggiori informazioni:

Sommario dello studio “Intellectual Property Rights intensive industries” (in inglese)

Related European Commission webpage

R.ETE. Imprese Italia, è il soggetto di rappresentanza unitaria delle cinque principali organizzazioni datoriali delle micro, piccole, medie imprese e delle imprese diffuse, che rappresenta oltre 2,5 milioni di imprese si pone come un nuovo soggetto per l’interlocuzione con le istituzioni, la politica e le forze sociali.

Nel coso dell’audizione i rappresentanti di R.ETE. imprese hanno in primo luogo sottolineato l’importanza del sistema giuridico del marchio auspicando la semplificazione delle procedure di registrazione, al fine di favorire l’accesso ad un numero sempre più elevato di imprese, anche per garantire adeguati livelli di protezione in grado di tutelare la moltitudine di prodotti, e quindi di imprese, che rappresentano al meglio l’Italia nel mondo.

La relazione si è quindi soffermata sulle problematiche inerenti la non omogeneità della disciplina normativa in materia di marchio d’impresa tra i Paesi dell’Unione europea, tra cui, ad esempio, la carenza della ricerca di novità in capo ai singoli uffici marchi nazionali.

Nell’ambito del progetto di riforma normativa, R.E TE. Imprese Italia,  condividendo gli obbiettivi e le finalità che sovrintendono al progetto di migliorare e semplificare il sistema del Marchio UE, suggeriva quindi la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure di registrazione, anche a livello degli Stati membri, nonchè il potenziamento dei mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in transito nell’Ue. Auspica in tal senso,  un maggior intervento delle Autorità doganali, anche senza l’intervento del titolare del marchio, quando siano ravvisabili contraffazioni o usi impropri del marchio.

Viene infine apprezzata la proposta di riduzione delle tasse per la registrazione del marchio comunitario, in relazione alla rivendicazione di una o due classi merceologiche, delle tre attuali comprese nel costo di registrazione.

La relazione si conclude con la ferma convinzione di R.E TE. Imprese Italia circa l’importanza da attribuire alla “diffusione della cultura del marchio, anche attraverso le reti delle organizzazioni imprenditoriali, che in questi anni hanno fortemente stimolato le imprese a inserire tra le proprie strategie aziendali l’adozione di sistemi di proprietà intellettuale“.

Comunicato R.E TE. Imprese Italia

Il Rapporto illustra anche  gli sviluppi della “Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli”, una rete diretta a conseguire una convergenza di prassi tra gli uffici dei diversi paesi membri dell’Unione europea, rafforzando la certezza del diritto e riducendo i costi di transazione per gli utenti. I due progetti principali promossi dalla Rete sono il Fondo di Cooperazione, dedicato alla creazione di strumenti comuni per gli uffici proprietà intellettuale dell’UE, e il Programma di Convergenza, diretto ad incentivare l’armonizzazione volontaria delle prassi.

Nel documento viene trattata anche l’attività dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, trasferito presso l’UAMI il 5 giugno 2012. Sotto questo profilo, meritano di essere evidenziati due strumenti in fase di sviluppo:

– COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System), un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra autorità doganali, al quale verrà abbinato un sistema comune per l’invio di domande di intervento doganale da parte dei titolari di diritti di proprietà intellettuale;

– Archivio Centrale delle Statistiche, incaricato di raccogliere, analizzare e presentare dati sulla contraffazione e la pirateria nell’Unione europea.

Per visualizzare il rapporto: http://oami.europa.eu/Annual_report_2012/OHIM/pdf/AnnualReport_2012_EN.pdf