Messi ci ha impiegato circa 9 anni, ovvero, 4.733.640 minuti!

È il 2011, Lionel richiede all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di registrare il proprio logo “MESSI” come marchio dell’Unione europea, per diversi prodotti, tra cui articoli d’abbigliamento, scarpe, articoli per la ginnastica e lo sport.

A novembre 2011, Jaime Mansferrer Coma, titolare del marchio “MASSI” registrato nella Unione Europea, presenta all’EUIPO un’opposizione basata sul “rischio di confusione fonetica, visiva e denominativa”, in quanto il marchio di Messi avrebbe creato confusione con la sua linea di abbigliamento sportivo per il ciclismo.

Nel 2013 l’EUIPO accerta l’esistenza del rischio di confusione tra i marchi ed accoglie l’opposizione rigettando la registrazione del marchio di Messi. Messi presenta quindi ricorso alla EUIPO, ricorso che viene respinto dalla Commissione di ricorso che conferma la decisione della Divisione di opposizione.

Messi non demorde, e consapevole del valore economico e commerciale che può assumere il proprio marchio, impugna la sentenza EUIPO ricorrendo al Tribunale dell’Unione Europea.

Ad aprile 2018 la decisione dell’EUIPO viene annullata dal Tribunale dell’Unione Europea.

Il Tribunale reputa talmente elevata la notorietà del calciatore da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche tra i marchi, escludendo ogni pericolo di confusione, e  riconoscendo legittimo il diritto di Messi a registrare il proprio marchio.

Così nel 2019 Lionel apre il primo negozio con il suo brand ed ogni successivo tentativo di ricorso del Sig. Coma viene rigettato, in ultimo da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel settembre 2020.

La fama internazionale ha fatto la differenza nella vittoria legale dell’argentino.

La morale di questa vicenda? Anche un campione come Messi, non registrando da subito il proprio marchio ha dovuto impiegare 9 anni (di cause giudiziali) per registrarlo e poterlo utilizzare in sicurezza.

E pensare che nel web si trovano servizi di società che, per accaparrarsi clienti, ingannano l’utente pubblicizzando la “Registrazione del marchio in 24 ore“!

Oggi il brand di Messi incarna i valori e la visione del campione azulgrana, fuoriclasse di calcio e di lealtà, raccontando una storia personale che parla di eccellenza e sportività.

E tu? utilizzi il tuo nome per vendere i tuoi prodotti e servizi? Valuta di registrarlo come marchio per garantirti il diritto di utilizzarlo a vita, e se ancora non l’hai fatto, registrati comunque il nome a dominio corrispondente al tuo nomecognome, chissà che un domani potrà esserti utile!

Per informazioni su come registrare il tuo marchio, contattaci.

#MESSI #PERSONALBRANDING #REGISTRAZIONEMARCHIO

La Corte ha, infatti, rigettato l’appello presentato dal Barcellona F.C., contro la Decisione della Commissione di ricorsi della EUIPO (Ufficio di Proprietà Industriale della Unione Europea) che rigettava l’opposizione del medesimo club catalano contro la registrazione del marchio dell’Unione Europea KULE, depositato a nome della società americana KULE LLC per varie classi di prodotti, tra cui “gioielleria” (classe 14) e “abbigliamento, scarpe, cappelleria” (classe 25).

Il club catalano, rivendicando i diritti afferenti diverse registrazioni spagnole del marchio “CULE” in classe 14, 18 e 25, nonché i diritti relativi al marchio notorio “culé” in conseguenza dell’uso dello stesso come soprannome che da sempre identifica la squadra ed i suoi tifosi, ha sottoposto alla Corte una serie di prove a supporto dei succitati diritti, tra cui, le seguenti:

• Un passaggio, estratto dal dizionario spagnolo dell’Accademia Reale, con la definizione della parola “culé”;
• I link di sette siti web, dedicati allo sport, in cui ci si riferisce ai tifosi del Barcellona F.C. con l’appellativo “culés”;
• Il link di un sito che fa riferimento alla squadra e alla “loterìa culés”;
• La pagina di wikipedia contenente le informazioni sulla squadra catalana dove si afferma che il soprannome per i tifosi del club è “culés”;
• I risultati della ricerca prodotti dal motore di Google per la parola “culé”, due dei quali si riferiscono alla squadra spagnola.

Sulla base di queste prove, si è cercato di accreditare i diritti derivanti dalle registrazioni dei marchi spagnoli soggetti a prova d’uso, al fine di dimostrare che tali marchi siano stati ampiamente adoperati per identificare il Barcelona Futbol Club e che vengano utilizzati sui vari prodotti merceologici legati alla medesima squadra (vestiti, magliette, vari accessori…), nonché basandosi sull’art 6 bis della Convenzione di Parigi, in cui si disciplina l’invalidità della registrazione di un marchio che sia uguale o simile ad uno notorio, sulla base delle medesime prove, si è cercato di accreditare la rinomanza del marchio notorio “culés”.

Tuttavia, la Divisone di Opposizione dell’EUIPO prima e la Commissione di Ricorso della medesima EUIPO successivamente, in riferimento all’art 42 (2) e (3) del Regolamento (CE) 207/2009, in cui si dichiara che“…il titolare di un marchio dell’Unione Europea anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio il marchio dell’Unione Europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione…” hanno stabilito che i documenti addotti non avevano dimostrato l’utilizzo dei marchi anteriori registrati in relazione ai prodotti in questione, e che non sia stato possibile ammetterne altri in quanto depositati fuori dai termini previsti dal procedimento.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accogliendo le motivazioni dell’EUIPO, ha quindi rigettato il ricorso confermando che i documenti allegati dal ricorrente dimostrano semplicemente che la parola spagnola “culé” è usata in relazione alla squadra di calcio del Barcellona F.C., in particolare per quanto riguarda il soprannome usato per i suoi sostenitori, e non in relazione ai relativi prodotti per i quali il Club catalano intende proteggere il marchio.

Pertanto, la Corte, ha sancito che le prove addotte non sono state in grado di dimostrare nè l’uso dei marchi anteriori registrati dal club catalano, nè il diritto del medesimo club a beneficiare della tutela prevista dal marchio notorio, comportando l’impossibilità di impedire la registrazioni di marchi identici e/o simili a “culè”.

Concordi con la decisone della Corte a nostro avviso il consiglio per le squadre di calcio che vengono apostrofate con soprannomi dai propri sostenitori, è quello di registrare il corrispondente marchio e porre in essere una attività di merchandising con tale nome al fine, da un lato di non incorrere, come il Barcellona, nell’impossibilità di agire contro terzi per carenza di uso del marchio registrato, e, dall’altro, con particolare riferimento a squadra importanti, di beneficiare dei diritti non registrali derivanti dal marchio notorio.

Il marchio non soltanto svolge la funzione di contraddistinguere i prodotti ed i servizi dell’impresa, ma ha anche un’attitudine persuasiva, suggestiva ed emotiva nel consumatore di riferimento, essendo considerato uno dei beni immateriali di maggior valore per l’attività imprenditoriale.

In quest’ottica, un segno “descrittivo”, come ad esempio il termine bistrot per contraddistinguere la somministrazione di alimenti e bevande, tenderà a essere ricordato con più facilità dal pubblico di riferimento e risulterà avere una maggiore capacità “attrattiva”. Ciò in quanto detto marchio è composto esclusivamente da sostantivi che designano la specie, la quantità, la destinazione o la provenienza geografica, e/o altra caratteristiche descrittive dei prodotti e/o servizi a cui si riferisce.

In proposito, è opportuno ricordare che il marchio descrittivo non può essere registrato ai sensi del l’Art.13 C.P.I (Codice di Proprietà Industriale), rappresentando, pertanto, un impedimento assoluto alla registrazione del marchio.

La ratio di tale disposizione consiste nella “preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva sulle parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegabili al tipo merceologico e devono rimanere pertanto patrimonio comune, onde evitare che l’esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione” come definito molto chiaramente dalla Illustre Corte di legittimità nelle Sentenza n.967/1999 e n.1929/1998.

La giurisprudenza nazionale e quella della Corte di Giustizia Europea, per verificare la sussistenza del requisito di capacità distintiva, da sempre fonte di forti dubbi interpretativi, ha fatto ricorso a diversi criteri esegetici procedendo “caso per caso”.

Le Corti, al fine di valutare la validità del marchio, oltre a basarsi sull’analisi dei fattori grafici-fonetici-concettuali del segno, tengono conto anche del suo uso e della sua diffusione nel mercato, nonché della percezione che di esso ha il consumatore medio.

Molte decisioni dei Tribunali Europei (CGUE e TUE), hanno messo in risalto la diretta proporzionalità fra capacità distintiva e diffusione del marchio. Da ciò ne consegue che l’uso intenso e protratto nel tempo del marchio in commercio, permette al segno, anche se inizialmente descrittivo e dunque privo di capacità distintiva, di beneficiare del diritto di esclusiva attraverso la registrazione.

Tramite l’istituto del “Secondary Meaning”, disciplinato all’Art.13 comma 2 e 3, c.p.i. un marchio originariamente descrittivo e potenzialmente non registrabile, può beneficiare di un effetto “riabilitativo” e trasformarsi in un segno forte e distintivo, a seguito della notorietà che ha acquisito presso il pubblico di riferimento; esempio tipico di tale conversione è il marchio, della nota ditta specializzata nella fabbricazione di divani e poltrone, “Divani&Divani”.

E’ tuttavia opportuno segnalare che la concessione della registrazione relativamente ad un marchio che utilizza denominazioni descrittive dei relativi prodotti e/o servizi, non potrà in ogni caso impedire a terzi l’uso di dette denominazioni quando utilizzate per descrivere la propria attività, i propri prodotti e/o le caratteristiche degli stessi. Questo è il motivo per il quale, esistono e convivono sul mercato diversi marchi contraddistinti dalla denominazione Divani, nonché convivono diverse registrazioni, per l’esattezza 65 marchi attualmente registrati in Italia che contengono la denominazione “Divani”.

La valutazione dell’operatività di tale istituto, e quindi di superare l’eventuale obiezione di carenza di capacità distintiva da parte dell’Ufficio marchi di riferimento, avverrà analizzando l’effettiva riconoscibilità di un segno da parte del pubblico, le quote di mercato e l’investimento pubblicitario che ha sostenuto l’impresa per incrementare la notorietà del proprio marchio.

Lo scenario appena descritto, comporta l’adozione di una strategia di fondo da parte dell’imprenditore in merito alla scelta del marchio da utilizzare, ovvero:

Adottare un marchio descrittivo dei relativi prodotti/servizi, beneficiando della immediata riconoscibilità dello stesso da parte del pubblico, esponendosi tuttavia al rischio che detto marchio non sia registrabile, ovvero farsi carico di ingenti investimenti pubblicitari per la valorizzazione del segno descrittivo al fine di raggiungerne la registrazione e la relativa opponibilità a terzi.

Adottare un marchio dotato di capacità distintiva, attraverso il quale sarà più difficile far comprendere inizialmente al consumatore i prodotti e/o servizi ad esso associati, beneficiando tuttavia della possibilità di ottenere con facilità la registrazione, e garantendosi così un diritto di esclusiva contro l’uso dello stesso marchio da parte di terzi.

Il nostro consiglio? Adottate un marchio distintivo!! Sarà più difficile inizialmente farvi riconoscere, ma vi verrà concesso un monopolio a vita per l’uso del vostro marchio!!!

Non è troppo recente la sentenza n. 3803 del 25 febbraio 2015 della Corte di Cassazione, il cui procedimento aveva ad oggetto un marchio di colore. A prescindere da valutazioni circa il considerare un colore (rectius, un particolare pantone) un marchio debole e/o forte, se riferito a determinati prodotti e/o servizi, in questa sede invece si desidera richiamare l’attenzione su altre considerazioni che emergono dalla decisione in esame e che si riferiscono, in particolare, alla acquisita capacità distintiva di un marchio a seguito dell’uso del proprio titolare.

La decisione innanzitutto puntualizza il principio in base al quale l’acquisto di distintività di un marchio derivante da uso protratto nel tempo sia un fatto eccezionale da verificare nel caso concreto (utilizzo qualificato del segno, uso protratto nel tempo, ecc.). La decisione indica altresì che, nonostante il marchio di colore azionato fosse stato usato per quasi trenta anni, esso non era stato usato sempre nello stesso modo ma attraverso varianti in tonalità e modalità di uso. Nel caso di specie ad esempio si indicava che “non emergeva quella particolare sfumatura individualizzante del colore azzurro dei pannelli, tale da rendere sostenibile la tesi del rafforzamento del marchio per effetto dell’uso protratto nel tempo”.

Emerge quindi la necessità che nel corso degli anni si abbia molta cura nel verificare che il proprio marchio sia usato nella forma in cui è stato depositato, per acquisire maggiore capacità distintiva ma anche per evitare una decadenza per mancato uso naturalmente. Laddove così non dovesse essere (ed è una circostanza più che plausibile se si considera che la vita amministrativa minima di un marchio è di 10 anni e spesso in questo lasso di tempo avvengono delle modifiche a forme e colori soprattutto nei marchi figurativi), il suggerimento è quello di valutare il deposito per un nuovo marchio che rispecchi le attuali modalità di uso.