Barcellona FC – KULE LLC = 0-3

In questo inteso periodo calcistico, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fatto la sua parte, esprimendosi su un caso relativo ad una delle più grandi, se non la migliore squadra europea e del mondo.

La Corte ha, infatti, rigettato l’appello presentato dal Barcellona F.C., contro la Decisione della Commissione di ricorsi della EUIPO (Ufficio di Proprietà Industriale della Unione Europea) che rigettava l’opposizione del medesimo club catalano contro la registrazione del marchio dell’Unione Europea KULE, depositato a nome della società americana KULE LLC per varie classi di prodotti, tra cui “gioielleria” (classe 14) e “abbigliamento, scarpe, cappelleria” (classe 25).

Il club catalano, rivendicando i diritti afferenti diverse registrazioni spagnole del marchio “CULE” in classe 14, 18 e 25, nonché i diritti relativi al marchio notorio “culé” in conseguenza dell’uso dello stesso come soprannome che da sempre identifica la squadra ed i suoi tifosi, ha sottoposto alla Corte una serie di prove a supporto dei succitati diritti, tra cui, le seguenti:

• Un passaggio, estratto dal dizionario spagnolo dell’Accademia Reale, con la definizione della parola “culé”;
• I link di sette siti web, dedicati allo sport, in cui ci si riferisce ai tifosi del Barcellona F.C. con l’appellativo “culés”;
• Il link di un sito che fa riferimento alla squadra e alla “loterìa culés”;
• La pagina di wikipedia contenente le informazioni sulla squadra catalana dove si afferma che il soprannome per i tifosi del club è “culés”;
• I risultati della ricerca prodotti dal motore di Google per la parola “culé”, due dei quali si riferiscono alla squadra spagnola.

Sulla base di queste prove, si è cercato di accreditare i diritti derivanti dalle registrazioni dei marchi spagnoli soggetti a prova d’uso, al fine di dimostrare che tali marchi siano stati ampiamente adoperati per identificare il Barcelona Futbol Club e che vengano utilizzati sui vari prodotti merceologici legati alla medesima squadra (vestiti, magliette, vari accessori…), nonché basandosi sull’art 6 bis della Convenzione di Parigi, in cui si disciplina l’invalidità della registrazione di un marchio che sia uguale o simile ad uno notorio, sulla base delle medesime prove, si è cercato di accreditare la rinomanza del marchio notorio “culés”.

Tuttavia, la Divisone di Opposizione dell’EUIPO prima e la Commissione di Ricorso della medesima EUIPO successivamente, in riferimento all’art 42 (2) e (3) del Regolamento (CE) 207/2009, in cui si dichiara che“…il titolare di un marchio dell’Unione Europea anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio il marchio dell’Unione Europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione…” hanno stabilito che i documenti addotti non avevano dimostrato l’utilizzo dei marchi anteriori registrati in relazione ai prodotti in questione, e che non sia stato possibile ammetterne altri in quanto depositati fuori dai termini previsti dal procedimento.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accogliendo le motivazioni dell’EUIPO, ha quindi rigettato il ricorso confermando che i documenti allegati dal ricorrente dimostrano semplicemente che la parola spagnola “culé” è usata in relazione alla squadra di calcio del Barcellona F.C., in particolare per quanto riguarda il soprannome usato per i suoi sostenitori, e non in relazione ai relativi prodotti per i quali il Club catalano intende proteggere il marchio.

Pertanto, la Corte, ha sancito che le prove addotte non sono state in grado di dimostrare nè l’uso dei marchi anteriori registrati dal club catalano, nè il diritto del medesimo club a beneficiare della tutela prevista dal marchio notorio, comportando l’impossibilità di impedire la registrazioni di marchi identici e/o simili a “culè”.

Concordi con la decisone della Corte a nostro avviso il consiglio per le squadre di calcio che vengono apostrofate con soprannomi dai propri sostenitori, è quello di registrare il corrispondente marchio e porre in essere una attività di merchandising con tale nome al fine, da un lato di non incorrere, come il Barcellona, nell’impossibilità di agire contro terzi per carenza di uso del marchio registrato, e, dall’altro, con particolare riferimento a squadra importanti, di beneficiare dei diritti non registrali derivanti dal marchio notorio.