Atti amministrativi di Opposizione/Cancellazione

IMPEDISCI CHE SIANO REGISTRATI MARCHI IDENTICI E/O SIMILI AL TUO MARCHIO REGISTRATO.

IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Il Procedimento di opposizione si caratterizza per essere un procedimento amministrativo che si svolge di fronte ad un ufficio marchio (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) tramite il quale il titolare di un marchio o altro diritto anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio identico/simile che ritiene lesivo dei propri diritti. Tale procedimento risulta essere molto vantaggioso per il titolare del diritto anteriore, sia in termini di costi, in quanto decisamente più economico di una azione legale in tribunale, che in termini di tempo, in quanto si risolve entro un tempo massimo di 24 mesi.

Il procedimento di opposizione rappresenta inoltre una valido strumento giuridico volto ad impedire le condizioni giuridiche che danno vita all’istituto giuridico della “tolleranza del marchio”, secondo il quale il titolare di un marchio d’impresa che durante cinque anni consecutivi tollera, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e’ stato usato”.  Pertanto, se il titolare di un marchio registrato non si oppone alla registrazione di un marchio altrui uguale o simile, può perdere il diritto di impedire che il terzo usi tale marchio nel mercato.

LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

L’atto di opposizione  deve essere depositato entro il termine perentorio di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio contestata, ed è soggetto al pagamento di una tassa.

Una volta depositato l’atto di opposizione, alle parti viene concesso un periodo minimo di due mesi, estendibile su richiesta delle parti, per addivenire ad una risoluzione bonaria della opposizione. L’accordo in questione può contemplare, a mero titolo di esempio, il ritiro della domanda di marchio, l’eliminazione di alcuni prodotti/servizi contestati,  un risarcimento danni forfettario in capo al titolare del marchio anteriore.

Diversamente, trascorso inutilmente il primo periodo senza che si sia raggiunto alcun accordo, l’Ufficio invita le parti a presentare le proprie argomentazioni giuridiche, a seguito delle quali emetterà una decisione che può comportare l’accoglimento della opposizione, con il conseguente rifiuto della registrazione del marchio, ovvero il rigetto della opposizione, con la conseguente registrazione del marchio.

La parte soccombente nella procedura di opposizione può essere condannata a rimborsare le spese di rappresentanza legale della parte vincitrice.

Se non viene presentata l’opposizione entro il termine prescritto per legge, l’unico rimedio che il titolare di un marchio avrà a disposizione per impedire a terzi l’uso di un marchio italiano identico/simile in contraffazione, consiste nel presentare una domanda giudiziale di nullità o decadenza in Tribunale. Tale azione legale si caratterizza per essere notevolmente più onerosa e dilazionata nel tempo rispetto al procedimento di opposizione. Diversamente, a livello dell’Unione Europea, l’azione di decadenza e/o nullità di un marchio registrato, può essere depositata direttamente presso l’Ufficio marchi (EUIPO).

L’AZIONE DI NULLITA’ E DECADENZA

I diritti spettanti al titolare di un marchio in virtù della registrazione  possono venire meno in conseguenza della relativa decadenza, ovvero a seguito di una azione di nullità. Le procedure di decadenza e nullità possono essere di competenza degli uffici marchi che hanno rilasciato la registrazione, come nel caso del marchio dell’Unione Europea, ovvero dei tribunali civili, come avviene per i marchi italiani il cui procedimento di decadenza/nullità è azionabile soltanto in via giudiziale.  Solitamente viene utilizzata l’espressione generica “cancellazione del marchio” per far riferimento indistintamente alla cancellazione ed alla decadenza, sebbene i presupposti e gli effetti giuridici dei due istituti siano ben diversi.

Il marchio dichiarato “decaduto” continuerà ad esperire i propri effetti dalla data di deposito della domanda di marchio fino alla data in cui viene dichiarata la decadenza, diversamente, il marchio “nullo” sarà considerato come mai registrato e, pertanto, come mai esistiti i diritti esclusivi in capo al rispettivo titolare. Tale distinzione può rivestire particolare rilievo nei casi di contraffazione.

Domanda di decadenza

La domanda di decadenza del marchio è un procedimento avviato da un terzo allo scopo di far decadere il titolare del marchio registrato dai suoi diritti e può basarsi sui seguenti motivi:

I) se il marchio, nei cinque anni successivi alla registrazione o per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; oppure

II) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato; oppure

III) se, a seguito dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico.

Domanda di nullità

La domanda di nullità del marchio è un procedimento avviato da un terzo allo scopo di far dichiarare nulla la registrazione del marchio e può basarsi sui seguenti motivi:

I)   se il marchio è stato registrato nonostante fosse carente dei requisiti legali.

II)  se al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

III) se il marchio è confondibile con un marchio anteriore identico e/o allorché ricorrono gli stessi motivi per cui è possibile presentare opposizione;

IV)  se esiste un altro diritto anteriore in uno Stato membro che permette di vietare l’utilizzazione del marchio in questione, in particolare il diritto al nome, il diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale.

Per monitorare i depositi delle nuove domande di marchio, al fine di impedire a terzi la registrazione di marchi identici/simili al proprio marchio registrato tramite il deposito di una opposizione, è possibile intraprendere una delle seguenti attività:

– Controllare periodicamente le banche dati ufficiali dei marchi.

– Attivare un servizio di vigilanza dei marchi tramite un consulente legale specializzato.

Per saperne di più sul procedimento di opposizione, o per depositare o difenderti da una opposizione, contattaci o richiedi un preventivo gratuito.