Come valutare i marchi anteriori identici e simili

Per interpretare i risultati della ricerca di marchi anteriori è necessaria una conoscenza approfondita delle norme che regolano i diritti e l’uso del marchio, nonché delle sentenze nazionali e sovranazionali che nel tempo hanno disciplinato l’evolversi della materia normativa. Ciò in quanto anche l’eventuale esistenza di marchi anteriori simili per prodotti identici/simili può configurare una condotta lesiva. Per l’analisi della somiglianza rilevante ai fini della normativa di riferimento è indispensabile rivolgersi ad un consulente marchi o ad un avvocato esperto di diritto industriale.

Ciò che un legale esperto è in grado di analizzare, avendo cognizione della normativa di diritto industriale e della giurisprudenza di settore, è il “rischio di confusione”, ovvero la valutazione della confondibilità giuridica tra i marchi. Il consulente è inoltre in grado di suggerire se sarà possibile argomentare giuridicamente in difesa della registrazione e dell’uso del marchio, ovvero se è opportuno limitare i prodotti/servizi, nonchè, in alcuni casi, può indicare i parametri da seguire per la modifica del marchio nell’ottica di limitare il rischio di ricevere contestazioni.

Assume pertanto notevole importanza la corretta ed analitica indicazione delle classi di prodotti e servizi utilizzati con il marchio non soltanto per definire l’ambito di tutela del marchio in fase di registrazione, bensì per delineare il rischio di confusione con i marchi anteriori. Sarà pertanto possibile ovviare all’insorgere di contenziosi delimitando esattamente l’ambito di tutela e di uso del marchio.

Ciò riveste ancora maggiore rilievo a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea “IP translator” e della nuova prassi introdotta anche dall’Ufficio marchi italiano la quale impone una analitica indicazione dei prodotti/servizi al momento di depositare una domanda di registrazione del marchio.

Infine, il consulente potrà valutare il rischio che il marchio sia oggetto di contestazioni analizzando  l’esatto ambito merceologico in cui il titolare del marchio anteriore pone in essere effettivamente la propria attività, piuttosto che valutare la “litigiosità” del titolare del marchio anteriore, analizzando se in passato ha posto in essere opposizioni/cancellazioni/azioni legali contro terzi per l’uso di marchi identici/simili.