IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

Nei paesi industrializzati tutti i titoli di privativa industriale (ovvero marchi, brevetti, etc) possono essere oggetto del c.d. infringment, ovvero della contraffazione, che si verifica quando un terzo immette sul mercato prodotti e/o servizi in violazione dei diritti anteriore. Negli ultimi anni, anche in Italia tale fenomeno ha assunto dimensioni cospicue, sebbene siano state approntate misure normative in grado di arginarne il fenomeno.

A tal fine, il legislatore italiano ha previsto già nel 2005 l’introduzione dell’articolo 125 nel Codice di Proprietà Industriale ove si riconosce esplicitamente il diritto del titolare di una privativa industriale di ottenere, laddove leso, una somma a titolo risarcitorio per il danno ricevuto. In particolare, al  3° comma dell’art. 125 c.p.i., aggiunto successivamente nel 2006 in adeguamento alle Direttive Comunitarie, si dispone che: “In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

L’istituto regolato a norma del citato articolo viene rubricato come “retroversione degli utili” ottenuti dal contraffattore. Il rimedio che si è così voluto introdurre è quello tradizionalmente definito della “giusta royalty”, in altre parole, per la quantificazione del danno viene riconosciuto al titolare del diritto leso ciò che avrebbe potuto pretendere in via negoziale se avesse concesso al contraffattore il diritto di sfruttare il marchio, brevetto, etc.

Nel corso degli ultimi anni, l’interpretazione ed applicazione del predetto articolo 125 c.p.i. è stata però sovente oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fondati sulla diversa tesi che il rimedio restitutorio operi in alternativa rispetto a quello risarcitorio o, diversamente, possa cumularsi con quest’ultimo. A favore del primo orientamento, si è schierata una parte considerevole della dottrina secondo cui la vittima di una violazione di privativa deve poter scegliere in modo chiaro la strada giudiziale del recupero di legalità: quella risarcitoria in via principale, prevista ai sensi dell’art. 125 commi 1 e 2 c.p.i., nonché quella indennitaria in via subordinata disciplinata dall’art. 125 comma 3 c.p.i.. Diversamente, a sostegno del secondo orientamento si ritiene ammissibile il cumulo tra il rimedio della restituzione degli utili e quello risarcitorio poiché, come previsto ex art. 125 c.p.i. 3° comma, il legislatore prevede “in ogni caso la restituzioni degli utili”. Dunque, parte della dottrina ritiene ci si trovi dinanzi ad una “sanzione autonoma” che il giudice debba sempre irrogare laddove richiesto dalla parte.

Sul punto appare opportuno citare la recente sentenza del Tribunale di Milano (Sez. spec. Impresa) del 19 luglio 2013 nella causa “Cornac S.p.a. e Fìmap S.p.a. contro Clemak S.r.l.” che ha combinato e superato i due predetti orientamenti. Con tale pronuncia si è, infatti, chiarito che la retroversione degli utili (ex art. 125, 3 comma c.p.i.) è da considerare una sanzione speciale poiché il trasferimento dell’utile dell’operazione contraffattoria è un’operazione che assorbe e supera ogni altra forma di risarcimento. Pertanto, la sentenza sostiene la tesi dell’alternatività dei rimedi ma ritiene, diversamente, che prima facie è applicabile il rimedio del trasferimento degli utili dell’operazione contraffattoria (ovvero il rimedio restitutorio).

In ragione di ciò, nella predetta causa, dichiarata l’avvenuta contraffazione della società Clemak S.r.l., i giudici condannano, tra le altre, la parte convenuta al risarcimento dei provocati danni dell’ingente importo di Euro 126,659,23 ed a pagare agli stessi la penale di Euro 21,000,00 oltre iva.

In conclusione, è opportuno evidenziare come, seppur tra i diversi orientamenti giurisprudenziali, si trovi sempre un minimo comune denominatore nella giurisprudenza volto ad assicurare la tutela dei diritti ed il soddisfacimento del danneggiato.

E’ questa auspicabilmente la via da perseguire per contrastare il fenomeno della contraffazione: applicare sanzioni severe per dissuadere i potenziali autori di violazioni ed ottenere, di conseguenza, una maggiore e sempre più solida tutela dei diritti di privativa industriale.